根據(jù)美國商標法的相關(guān)規(guī)定,商標注冊人從申請注冊商標初始,就需要提交相關(guān)的使用證明。在美國商標注冊后的第五至六年之間以及第九到十年之間,則需要提交商標繼續(xù)使用聲明,以維持商標的有效性。
知元商標就美國商標注冊后如何提交使用聲明展開具體說明。
法律依據(jù)
申請人的美國商標需在注冊后的第五至六年之間,按照美國商標法第8條(Section 8)的規(guī)定提交商標的使用聲明(Declaration of Use ),以維持商標注冊的有效性。
若初始申請注冊是通過馬德里注冊的,根據(jù)美國商標法第71條(Section 71)相關(guān)規(guī)定,也需要在商標的美國注冊日的第五至第六年之日或之間,提交使用聲明。若不及時提交,則會導(dǎo)致對美國的延伸保護被取消。
若未能在限定期限內(nèi)提交商標的使用聲明,美國商標局將商標成功注冊第六年之后的六個月時間段設(shè)置為使用聲明提交的寬限期,在此期間內(nèi),繳納相應(yīng)的延遲費用即可補交使用聲明。
美國商標法第8條(Section 8):
1058.有效期
(a)一般情況
(f)為送達傳票和通知指定某居民
提交使用聲明的要求
(1)按照商標核定注冊的不同類別提供多份實際使用的證據(jù),其須清晰、明確的展現(xiàn)商標實際使用在核定商品或者服務(wù)的銷售和廣告中。(應(yīng)選擇全英文字顯示的產(chǎn)品,如有英文字以外的文字,需提供英文翻譯。)
(2)使用聲明必須由有權(quán)簽字人做出并簽字,需注意聲明書內(nèi)容的真實性,如有虛假,將可能危及整個商標的有效性。
關(guān)于使用聲明的相關(guān)圖片展示可參考美國商標使用聲明(Declaration of Use)該文章。
使用聲明針對商品項目(全部/部分)的要求
如果商標注冊人事實上僅將商標使用于部分商品/服務(wù)項目上, 則在提交使用聲明時,需要將沒有使用的商品/服務(wù)項目進行刪除。
如果商標注冊人在過去5年內(nèi)在部分商品、服務(wù)項目上未曾使用過商標,即便其在今后5年內(nèi)有使用計劃,該部分商品、服務(wù)項目也必須從商標注冊中刪除。在商標注冊中保留未在過去5年中實際使用過的商品、 服務(wù)項目將被視為對USPTO的欺詐,或?qū)⒚媾R嚴重的法律后果。
不使用正當(dāng)理由的聲明書
如果商標注冊人存在沒有使用或沒有在全部商品/服務(wù)上使用該商標的情況,可以提交不使用正當(dāng)理由的聲明書。
聲明書中應(yīng)當(dāng)列舉事實,表明沒有在這些商品/服務(wù)上使用該商標是由于特殊情況,同時說明商標停止在商業(yè)上使用的日期以及預(yù)計恢復(fù)使用的大概日期,從而可以有效的表明商標注冊人并非有意放棄該商標。
根據(jù)美國商標法第15條(Section 15)的規(guī)定,對商標的不可抗辯聲明是可以選擇提交的,僅適用于主簿注冊的商標。
若提交了該不可抗辯聲明,其好處是能夠加強對商標的保護。一個不可抗辯的注冊商標是該注冊商標的權(quán)屬和有效性的確鑿證據(jù)。通常,第三方不能基于其在先使用、享有在先權(quán)利或以該注冊商標缺乏顯著性為由,向TTAB(美國商標復(fù)審和上訴委員會)申請撤銷該不可抗辯商標。
法律依據(jù)
美國商標法第15條(Section 15)
1065.在某些條件下使用商標的不容置疑的權(quán)利
除了根據(jù)本法第1064條第(3)和(5)款規(guī)定可隨時提出撤銷申請的理由外,并且,除了在主注冊簿上注冊商標的使用在某種程度上侵犯了另一個通過商標或企業(yè)名稱在該注冊商標依本法注冊之日前的連續(xù)使用而依任何州或地區(qū)的法律獲得的有效權(quán)利外,如果自注冊之日起該注冊商標在其指定的商品或服務(wù)或其相關(guān)方面已連續(xù)使用五年,并且仍在商業(yè)中使用,則該注冊人對該注冊商標在商業(yè)中的使用權(quán)不容置疑,只要:
(1)沒有不利于注冊人對該商標在上述商品或服務(wù)上所有權(quán)主張的終局決定,或不利于注冊人在上述商品或服務(wù)上注冊該商標或在注冊簿上保持該商標在上述商品或服務(wù)上權(quán)利的終局決定;
(2)在專利商標局或法院沒有涉及上述權(quán)利的程序還未審查和最終處理;
(3)在任一五年期限屆滿后一年內(nèi)向?qū)@虡司志珠L提交一份宣誓書,列明該商標在注冊中指定的已連續(xù)使用了五年,并且仍繼續(xù)在商業(yè)中使用或與之相關(guān)的商品或服務(wù),及本條(1)和(2)款所列事項;以及
(4)一商標若系其注冊的商品或服務(wù)或其一部分的通用名稱,則不可獲得不容置疑的權(quán)利。
依照本條上述規(guī)定的條件,依本法注冊商標不容置疑的權(quán)利也應(yīng)適用于依據(jù)1881年3月3日的法案或1905年2月20日的法案注冊的商標,但需在根據(jù)本法第1062條(c)款的規(guī)定公告該商標之日起的任何一個連續(xù)五年期滿后一年內(nèi)向?qū)@虡司志珠L提交一份宣誓書。
專利商標局局長應(yīng)當(dāng)通知按上述規(guī)定提交宣誓書的注冊人受理事項。
1. 在美國商標注冊后的第五至六年之間以及第九到十年之間,商標注冊人必須主動向美國專利商標局提交商標的使用聲明書(Declaration of Use)。 2. 但無論是根據(jù)美國商標法第8條(Section 8)條還是第71條(Section 71),都需要提交商標在核定商品/服務(wù)項上的實際使用證據(jù),針對未實際使用過的商品/服務(wù)項,需在提交使用證據(jù)時對其進行刪除。 3. 知元商標強烈建議在提交商標使用聲明的同時,根據(jù)美國商標法第15條(Section 15)提交商標的不可抗辯聲明(Declaration of Incontestability of a Mark)。
對商標進行了不可抗辯聲明后,第三方不能基于其在先使用、享有在先權(quán)利或以該注冊商標缺乏顯著性為由申請撤銷該商標,該不可抗辯聲明是對注冊商標的強有力保護。