一、亞馬遜美國站電商申請美國商標注冊的必要性

　　　已使用

　　Use in commerce under section 1(a) of the Act.

　　提交申請時，商標已在美國使用。需提供商標在美國及全球?qū)嶋H投入商業(yè)使用的時間及相關(guān)證據(jù)。根據(jù)目前的審查情況，USPTO對于中國申請人使用證據(jù)的審查非常嚴格。

　　意向使用

　　Intent-to-use under section 1(b) of the Act.

　　提交申請時，商標尚未在美國實際投入商業(yè)使用。但是申請人在商標申請日之后有將商標在美國進行商業(yè)使用的真實意圖。申請時無需提交使用證據(jù)，但申請通過實質(zhì)審查后，需提供相應(yīng)商標使用證據(jù)，否則將視為放棄相關(guān)申請。

　　基于國內(nèi)注冊基礎(chǔ)

　　Registration of a mark in a foreign applicant’s country of origin   under section 44(e) of the Act.

　　基于在中國的商標注冊證，向USPTO提交申請。商標圖樣及申請人信息需要與國內(nèi)注冊完全一致，商品/服務(wù)項目需在國內(nèi)注冊證的保護范圍內(nèi)。此申請基礎(chǔ)，不需要提供商標使用證據(jù)。

　　基于優(yōu)先權(quán)申請

　　Claim of priority, based upon an earlier-filed foreign   application, under section 44(d) of the Act.

　　在6個月優(yōu)先權(quán)日內(nèi)，基于國外申請向USPTO提交申請。待初審審查通過后，再提交基礎(chǔ)商標的注冊證。若外國基礎(chǔ)商標還未核準注冊，則需提供商標使用證據(jù)。

　　其中，“已使用”和“意向使用”為亞馬遜美國站電商較常用的商標注冊申請基礎(chǔ)，其提交使用證據(jù)的時間節(jié)點不同。　

　　5.申請流程

　　入駐亞馬遜美國站的商標注冊從遞交申請到獲準注冊總共所需的時間，在無異議的情況下約為12個月，主要分為以下六個階段：

　?。?）商標查詢[5]階段

　　如果發(fā)現(xiàn)類似或相同的商標，并且該商標受到商標申請中指定的類似/相同商品或服務(wù)的保護，則申請可能會被駁回。因此在提交申請前做好商標查詢，可以增加商標注冊成功的機率。

　?。?）申請?zhí)峤浑A段

　　申請人直接向USPTO提交商標注冊申請，若申請材料符合要求，USPTO會在1至10個工作日內(nèi)下發(fā)商標受理通知書并分配申請?zhí)?，申請人可以通過TSDR（Trademark Status and Document Retrieval）系統(tǒng)查詢申請情況或者電話咨詢（1-800-786-9199）其商標狀態(tài)。

　　亞馬遜美國站的電商在獲得商標受理通知書后可以使用TM標進行亞馬遜品牌備案。

　?。?）商標審查階段

　　如果申請人的資料符合要求，USPTO會將材料分配給審查員進一步審查，以確定申請人的商標申請是否符合聯(lián)邦法律的要求。審查周期3-6個月，如未發(fā)現(xiàn)駁回理由，商標進入公告階段/提供使用證據(jù)階段。

　?。?）審查意見階段

　　如USPTO在商標審查過程中，發(fā)現(xiàn)存在駁回理由的，會發(fā)出審查意見通知書。官方意見發(fā)出之日起有6個月答復(fù)期，申請人必須在答復(fù)期內(nèi)針對前述官方意見進行答復(fù)，否則會被視為放棄申請。答復(fù)通過后，USPTO將安排公告；如答復(fù)未通過，USPTO會再次發(fā)出審查意見，申請人再有6個月的答復(fù)期限。若申請人放棄答復(fù)，USPTO將發(fā)出最終駁回意見。若申請人答復(fù)未通過，審查員有可能會再次給予期限答復(fù)或發(fā)出最終駁回意見。通常情況下，審查員會有2-5次的審查意見發(fā)出機會，具體以審查員的個案審查情況為準。

　?。?）公告異議階段

　　審查通過后，USPTO會對擬注冊商標進行公告，該公告在USPTO的官網(wǎng)刊登，每周進行更新。公告期為30天，對商標有異議的，應(yīng)在30天內(nèi)向USPTO提出異議申請。USPTO將在2個月內(nèi)對異議進行審核，異議不成立的將進入下一階段。

　?。?）登記注冊階段

　　若無第三方異議或異議不成立，在商標公告期結(jié)束后，USPTO將核準注冊該商標并頒發(fā)注冊證書。

　　亞馬遜美國站的電商在獲取商標注冊證書后可在亞馬遜將之前已進行品牌備案的TM標轉(zhuǎn)化為R標，或直接進行R標品牌備案，以獲取更全面的品牌權(quán)限。

　　依照美國商標法特別規(guī)定，美國注冊商標權(quán)利人需在商標注冊之日起的5-6年內(nèi)提交符合要求的使用證據(jù)后，才可維持商標權(quán)利

　　三、后續(xù)維護事宜

　　注冊美國商標，僅僅是布局亞馬遜美國站市場的第一步，如果要長久的保護自己的商標權(quán)利，則應(yīng)注意商標的后期維護，并通過 TSDR 密切關(guān)注商標狀態(tài)。商標后期維護主要包括定期提交使用證據(jù)、提交宣誓書和續(xù)展。

　?。ㄒ唬┨峤皇褂米C據(jù)

　　美國商標法規(guī)定，在商標注冊成功之日起在第5至6年間，以及注冊后的每個10年均應(yīng)向USPTO提交使用證據(jù)。否則，USPTO有權(quán)要求逾期者繳納罰金或撤銷未投入使用的注冊商標。

　　（二）提交宣誓書

　　美國商標法第8條規(guī)定，商標注冊后第5年和第6年間，商標注冊人必須向USPTO提交經(jīng)其簽署的宣誓書，宣誓在商標注冊后5年內(nèi)已將注冊商標使用在所核定的所有商標和服務(wù)上。

　?。ㄈ┥虡死m(xù)展

　　美國商標續(xù)展與國內(nèi)一樣，10年續(xù)展一次，續(xù)展后的有效期也是10年。提交續(xù)展的時間是注冊期滿前半年至注冊期滿后6個月（寬展期）內(nèi)，如果在注冊期滿后的6個月寬展期內(nèi)提出續(xù)展的，應(yīng)支付罰金。

　　四、特別注意事項

　　（一）關(guān)于申請基礎(chǔ)的確定

　　如前所述，亞馬遜美國站電商在向USPTO提交商標注冊申請時，必須先確定商標的申請基礎(chǔ)（包括已使用、或意向使用、或基于國內(nèi)注冊基礎(chǔ)、或基于優(yōu)先權(quán)申請）。本部分主要論述基于已使用的申請基礎(chǔ)進行商標注冊申請時，亞馬遜品牌備案規(guī)則與美國商標法之間的規(guī)則沖突下企業(yè)的應(yīng)對措施。

　　在中國電商進入亞馬遜美國站進行產(chǎn)品銷售前或者銷售初期，須做好品牌備案才能進行品牌打造、品牌分析以及品牌保護工作，否則將面臨各式各樣的投訴或侵權(quán)風(fēng)險，甚至導(dǎo)致店鋪關(guān)停的嚴重后果，進行品牌備案的前提是進行美國商標申請并擁有TM標或R標。而在中國電商進行美國商標申請時，若采取已使用的申請基礎(chǔ)，則要求提供在美國本土的在先使用證據(jù)，但對于大部分計劃通過跨境電商平臺開拓美國市場的中國電商而言，亞馬遜平臺是其第一個在美國進行銷售的渠道。因此，在亞馬遜品牌備案規(guī)則與美國商標法之間的規(guī)則沖突之下，部分電商選擇規(guī)避美國商標法的相關(guān)規(guī)定，使用虛假的使用證據(jù)來申請商標，以便進行亞馬遜品牌備案，這將存在商標被駁回或被撤銷的極大風(fēng)險。

　　因此，在未有真實有效的美國本土在先使用證據(jù)之前，為進行亞馬遜品牌備案，電商可考慮通過意向使用的申請基礎(chǔ)以申請注冊美國商標，并在申請遞交后的6個月內(nèi)將商標投入使用，并遞交商標使用聲明（statement of use）。雖然采取此方式也會相應(yīng)地增加相關(guān)程序和費用，但相較于以提供虛假證據(jù)所帶來的必然的不穩(wěn)定風(fēng)險，建議電商始終將申請流程的合法合規(guī)化放于首位。

　　（二）關(guān)于申請注冊的商品/服務(wù)的確定

　　不同于我國的商標申請和審查制度，美國商標申請以使用在先為原則，同時其審查也并非以群組為單位來審核，所申請注冊的每一個項目/服務(wù)項目均需要申請人提供使用證據(jù)。因此，申請注冊的項目越多則意味著申請人提供使用證據(jù)的負擔(dān)也會越重，某個商品/服務(wù)項目的使用證據(jù)出現(xiàn)問題可能連帶整個商標受影響，甚至可能導(dǎo)致整個商標作廢的嚴重后果。部分電商為“貪多”而增加一些不相關(guān)的商品/服務(wù)項目的商標注冊的做法，反而會增加不必要的注冊風(fēng)險。

　　因此，建議亞馬遜電商按實際需求進行美國商標申請注冊，申請遞交前須確認所申請注冊的商品/服務(wù)項目是否已實際使用或有意向使用，以按需申請為原則，在什么商品/服務(wù)上使用就申請注冊什么商品/服務(wù)項目，不盲目增加注冊項目。

　?。ㄈ╆P(guān)于最早使用時間的填寫

　　在申請注冊美國商標時，提供使用證據(jù)階段必須如實填寫商標的最早使用時間。若后續(xù)涉及商標異議或無效等案件，或者在爭議中涉及該時間，能否提供切實的時間證據(jù)將是關(guān)系到該商標是否會被撤銷的關(guān)鍵因素。

　?。ㄋ模╆P(guān)于使用證據(jù)的重要性

　　目前，未能如實提交“使用證據(jù)”已成為中國電商涉嫌美國商標申請材料造假的主要理由之一，USPTO對商標使用證據(jù)的審查越來越嚴格，過往一些申請人采用PS等方式偽造使用證據(jù)的方式已無法規(guī)避USPTO嚴格的審查要求。

　　在美國商標審查過程中，當(dāng)審查員認為使用證據(jù)不足或有問題時，就會下達商標審查意見（office action），要求申請人提交新的使用證據(jù)。即使是在商標獲準注冊之后，針對商標未實際使用的撤銷問題，根據(jù)2021年12月18日USPTO在其官網(wǎng)公布的《關(guān)于2020年美國商標現(xiàn)代化法案實施條例的修訂規(guī)定》，也增設(shè)了單方面的消除程序和單方重審程序，同時將“未使用”列入在美國商標審理和上訴委員會（TTAB）申請撤銷的理由，該新法將對提交虛假使用證據(jù)的商標申請產(chǎn)生影響。

　　因此申請人應(yīng)確保證據(jù)合法合規(guī)，并固定相關(guān)使用證據(jù)，確保擬提交的商標必須是實際使用或意向使用的商標，而不能基于省錢、求快等目的制造虛假的使用證據(jù)，否則將構(gòu)成虛假申請，增加商標的駁回或撤銷風(fēng)險。

　?。ㄎ澹╆P(guān)于商標注冊申請方式的選擇

　　對于在美國市場有商標注冊需求但短期內(nèi)無法提供有效使用證據(jù)的部分亞馬遜美國站電商，可考慮基于國內(nèi)有效商標申請或注冊，通過馬德里商標國際注冊指定美國的方式進行美國商標申請。

　　美國商標申請對商標使用證據(jù)的要求十分嚴格，通過單一國家注冊方式，除非能提供申請人本國的商標注冊證作為基礎(chǔ)（基于他國的商標注冊還需遞交商業(yè)聲明），否則必須遞交真實的使用證據(jù)才能最終獲權(quán)。但通過馬德里指定美國的方式，則可在美國注冊日期起長達5-6年的時間提供有效使用證據(jù)，同時相應(yīng)的申請成本也會增加，亞馬遜電商可根據(jù)自身實際需求進行權(quán)衡考慮。

　?。╆P(guān)于代理機構(gòu)的選擇

　　申請人應(yīng)委托合法經(jīng)營的商標代理機構(gòu)進行申請遞交，或者直接委托美國律師進行遞交。專業(yè)的代理機構(gòu)或美國律師將最大程度地對申請全流程進行把關(guān)，并減少后續(xù)面對商標撤銷程序和商標重審程序的相關(guān)風(fēng)險。

　　在甄選代理機構(gòu)時切忌盲目追求低價，宣傳低價注冊的代理機構(gòu)不僅難以保障服務(wù)質(zhì)量，更可能因各種不合規(guī)而引起美國商標被駁回或撤銷的風(fēng)險，如涉及使用虛假簽名、虛假注冊地址、濫用USPTO賬戶等。

來源：深圳知識產(chǎn)權(quán)保護中心